▶▶ Q :저는 가방을 전문으로 하는 쇼핑몰을 운영하면서 디자인 출원하고 등록까지 마친 가방이 있습니다. 이 가방은 SNS 등에서 상당한 인기를 얻었습니다. 그러던 어느 날 가방과 유사한 제품이 대형마트에서 판매되고 있었습니다. 외형, 구성, 봉제선까지 침해제품이라고 확신했고, 저는 해당제품의 제조업체와 해당 대형마트에 경고장을 보냈습니다. 그러나 경고장을 받은 상대방 측에서는 2주의 기한동안 아무런 대답이 없었고, 저는 SNS에 하소연을 했습니다. 그리고 약 한 달이 지나서 갑자기 경찰서에서 전화가 왔는데, 상대방 측에서 저를 명예훼손과 업무방해 혐의로 고소한 것입니다. 저는 어떻게 대응해야 할까요?

▶▶ A : 특허, 상표, 디자인, 저작권 등에 관한 침해 상담을 진행해보면, 권리자가 직접 침해로 판단하셔서 경고장을 보내시는 경우를 종종 보게 됩니다. 또한 경고장을 보내는 것도 실제 침해자(또는 침해자라고 인식한 자)뿐만 아니라, 위 사례와 같이 상대방의 거래처까지도 무분별하게 경고장을 날리는 것이지요. 그런데 이제는 이렇게 무심코 한 조치가 부메랑이 돼 돌아올 수 있습니다. 오히려 권리자임에도 상대방에게 손해배상을 해야 하는 상황이 초래하는 것이지요.

최근 특허법원은 디자인권리자가 디자인권 침해를 주장하면서 정당한 법적조치를 취하지 않고, 상대방과 상대방의 거래처에게 무분별하게 경고장을 보낸 행위에 대해서 영업방해에 해당해 총 1억3000여 만원의 손해배상금을 지급하라고 판결했습니다.

특히 위 사건에서 특허법원이 영업방해로 판단한 이유는 ①권리자가 전문가 등의 검토없이 내용과 문구를 침해로 단정해 경고장을 보냈으며, ②상대방 뿐만 아니라 상대방의 거래처에게 까지 경고장을 발송해 거래관계를 중단시키고 결과적으로 계약해지까지 되도록 했으며, ③디자인권자는 1회 경고장 이후 가처분 등의 법적인 조치를 취할 수 있음에도 불구하고 이를 취하지 않고 2~3차례 지속적으로 경고장을 보냈으며 ④결론적으로 권리자의 디자인권이 무효로 소멸하면서 디자인권 침해가 되지 않았던 것입니다.

현재 지식재산권 침해에 대해서 침해금지가처분 등이 인정돼야 할 만큼 긴급을 요하는 사항이아니면, 판매행위를 중단시키지 않고 본안소송인 침해금지소송으로 침해여부를 판단해 손해배상으로 해결하는 상황입니다. 판매행위를 중단시키지 않더라도 침해가 인정되면 그 판매 행위에 대해서는 손해배상 산정이 가능하나, 반대로 판매행위를 중단시킨 후에 상대방의 영업활동이 타격을 입는 경우에는 영업방해에 대한 객관적인 자료가 부족해 손해배상 산정이 어렵기 때문입니다. 결국 권리자의 입장에서 조기에 판매중단을 시키지 못하는 것에 대해서 불만이 있을 수 있으나, 침해인지 먼저 판단하고, 그 이후에 판매중단이나 손해배상을 따져보자는 것입니다.

앞으로는 어떻게 해야 할까요? 일단 권리자의 입장에서 침해라고 생각이 된다면 변호사, 변리사에게 상담을 꼭 받아보시기 바랍니다. 그리고 침해라고 판단이 된다면 그 상대방에게 먼저 일정한 내용의 문구를 토대로 경고장을 작성해서 보내야겠지요. 그럼에도 침해행위가 중단되지 않는다면, 법적조치인 침해금지소송, 형사고소, 권리범위확인심판(적극) 등의 조치를 취할수 있습니다. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 권리를 행사함에 있어서도 최대한 안전하게, 돌다리도 두들겨 가면서 행사해야한다는 것입니다.

- 최정우 변리사·변호사 (법무법인 은율)