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기술이전 분쟁 중재 사례
사건 개요
신청인은 음식점업, 식품제조 도·소매업을 하는 회사이고, 피신청인 A는 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률에 따라 설립된 법인이며, 피신청인 B는 A의 의생명과학대학 소속 교수이다. 신청인은 피신청인 A와 피신청인 B가 개발한 ○○균주에 관하여 기술이전계약(이하 '이 사건 계약')을 체결하였다. ○○균주에 관한 특허공보의 기재에 의하면 특허의 출원일은 2016. 06. 20이고, 등록일은 2018. 04. 27이며, 발명자는 피신청인 B, 특허권자는 피신청인 A로 되어 있다. 이 사건 계약은 피신청인 A와 신청인 사이에 체결되었고, 피신청인 B는 연구자의 지위로 서명 및 날인하였다.
당사자 주장
1. 신청인의 주장
피신청인 B는 신청인과 사이에 ○○균주의 기술제공에 관한 모든 협의를 진행하여 왔을 뿐만 아니라 신청인의 식품제조에 지속적으로 협력하기로 하였으므로, 피신청인 B도 피신청인 A와 공동이행의 책임이 있다.
피신청인 B는 신청인에게 ○○균주로 콩을 발효시킨 것을 원료로 다이어트 식품을 개발하도록 해주어야 할 의무가 있었으나, ○○균주로 발효시킨 생성물로는 국내에서 사람이 식용으로 사용할 수 있는 허가를 받을 수 없어서 다이어트 식품을 만들 수 없었고, 식약처의 식품 규정 등에 의하면 ○○균주로 발효시킨 생성물은 식품화가 되지 않는 것이므로, 이 사건 계약은 그 목적을 달성할 수 없게 되었다.
또한 계약 당시부터 ○○균주로 발효한 원료로는 식품으로 이용할 수 없는 것이었으므로, 이 사건 계약은 원시적 불능의 계약이며, 그 불능의 원인은 피신청인들의 귀책사유에 의한 것이므로, 피신청인들은 신청인이 계약의 유효함을 믿고 이행한 것에 대하여 신뢰이익을 배상할 책임이 있다.
2. 피신청인의 주장
이 사건 기술이전 계약의 당사자는 신청인과 피신청인 A이며, 피신청인 B는 계약당사자가 아니다.
이 사건 계약은 균주를 제공하는 제품공급 또는 판매위탁계약이 아니라, 특허발명인 ○○균주 및 이를 포함하는 식품조성물을 국내 독점 생산 사용하는 것을 허락하는 특허권 전용실시권 설정계약으로서 해당 균주에 대한 물질이전계약이나 공동연구개발 계약과 같은 별도 합의도 없었다.
이 사건 특허기술에 대해 전용실시권을 허락하는 내용의 계약 목적은 이미 달성되었고, 이 사건 특허기술로 만든 원료물질로 다이어트 식품을 만드는 목적도 불가능한 것은 아니며, 신청인은 목적 달성 여부를 충분히 알 수 있었으므로 계약체결상의 과실책임을 물을 수 없다.
중재판정부 판단
이 사건 계약서 제1조 2호의 기재에 의하면 특허의 실시란 대한민국 특허법 제2조 제3호 각목의 1에 해당하는 것을 의미한다. 즉, 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청탁(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위 등을 의미하고, 이 사건 계약상 피신청인들이 신청인에게 다이어트 제품 개발의 성공을 담보하거나 식품허가까지 보장하였다는 점은 인정되지 아니한다.
피신청인 A는 이 사건 계약상 특허권자로, 전용실시를 신청인에게 허락하였으므로 계약상 의무를 다한 것이고, 특허기술 전용실시 허락 외에 다이어트 제품 상업화 성공 또는 식품허가 보장에 관한 의무는 인정되지 않는 것이므로, 이를 전제로 한 채무불이행 주장은 이유 없다. 피신청인 B는 이 사건 계약서상의 당사자도 아니고, 이 사건 계약서 이외에 신청인에게 특허기술과 관련한 채무불이행도 없다.
계약체결상의 과실책임은 목적 달성이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 신뢰하였음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 하는 책임이며, 신청인이 이 사건 특허기술의 전용실시가 가능하므로 계약체결상 과실책임이 성립할 수 없다.
시사점
사례에서 신청인과 피신청인들이 다투는 주된 이유는 피신청인의 계약상 의무를 어디까지인가에 대한 해석의 차이에 있습니다. 신청인은 피신청인들로부터 발효식품 제조 기술을 제공받은 후, 피신청인들이 해당 기술로 신청인이 제작하고자 하는 다이어트 식품의 개발까지 협조하는 것은 물론 해당 식품을 사람이 식용으로 사용할 수 있도록 허가까지 받아야 할 의무가 있다고 주장하였습니다. 중재판정부는 양 당사자의 주장과 계약 문언을 종합적으로 고려한 후, 신청인이 피신청인들로부터 이전받은 기술로 식품을 제조하여 판매하는 것을 전제로 경상기술료 지급기준이 기재되어 있고, 피신청인 측이 신청인 측에 이전 기술에 대한 자문 또는 지원을 제공한다는 계약서 규정에 주목하였으며, 이를 두고 신청인의 주장과 같이 제품 개발의 성공 또는 식품허가를 보장한다는 의미로 해석하기에는 무리가 있다고 판단을 내렸습니다. 따라서 피신청인의 채무불이행에 따른 배상을 요구하는 신청인의 주장을 일괄 배척하였습니다.
사례에서의 당사자 중 신청인은 식품 개발에 실패하여 사업상 목적을 달성할 수 없었고, 이를 피신청인의 책임으로 돌리려고 시도하였지만, 중재판정부는 분쟁의 소재를 계약 문언의 해석에서 비롯된 분쟁으로 초점을 맞추어, 양 당사자 간 계약 목적의 달성에는 문제가 없었다고 판단하였습니다. 이처럼 기술이전 계약 분쟁이 기술 자체의 문제로 비롯되는 경우도 있지만, 사례와 같이 계약 문언의 해석에서 오해가 생겨 발생하는 경우도 다수 있다는 것을 참고하시면 좋겠습니다. 참고로 대한상사중재원에는 과학기술, IT 분야에서 오래 몸담은 전문가들이 다수 위촉되어 있기에, 기술이전 계약체결 시 계약서 분쟁 해결 조항에 '대한상사중재원의 중재를 통한 분쟁 해결'이라는 문구를 삽입하신다면, 분쟁 발생 시 이를 효과적으로 해결할 수 있다는 점을 고려해 주십시오.
이와 더불어, 분쟁 관련 상담을 받고 싶지만 비용이 부담되신다면, 대한상사중재원의 분쟁종합지원센터(02-551-2057)로 연락하셔서 무료로 분쟁 해결에 관한 상담 등 조력을 받으시기 바랍니다.