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상표권 분쟁 중재 사례
사건 개요
신청인과 피신청인은 1997. 12. 16. 자로, 신청인이 먹는 샘물을 생산하고, 피신청인이 이를 국내 계약지역에서 판매하는 것을 주된 내용으로 하는 1차 판매협약을 체결하였고, 2002. 12. 16.자로 2차 협약을 재체결하였으며, 2007. 12. 15. 자로 다시 이 사건 판매협약을 체결하였다. 한편, 신청인은 1차 판매협약 체결 전 'A생수'라는 상표권을 보유하고 있었다.
이 사건 판매협약 제15조는 피신청인이 생산하는 먹는 샘물과 관련한 제조·유통상의 모든 상표에 대한 권리는 신청인이 소유한다고 되어 있으며, 한편 피신청인은 2000. 4. 22. 자로 이 사건 상표들을 특허청에 등록 출원을 하였고, 이는 2001. 11. 27. 자로 등록되었다.
신청인은 2005. 7. 7. 및 2008년경 위 먹는 샘물에 대하여 '마시는 B생수'의 상표등록을 출원하였으나 특허심판원으로부터 모두 거절결정을 받았다. 각 결정은 피신청인이 등록한 선등록상표가 있다는 점을 거절 이유로 들고 있다. 신청인은 위 거절결정들이 있은 이후 수차례 피신청인에 대하여 이 사건 상표등록의 이전에 대한 협의를 요청하였으나, 피신청인은 2011. 10. 17. 자로 거절의사를 표시하였다.
신청인과 피신청인은 이 사건 계약의 이행 등을 둘러싼 다툼이 생겼고, 이 사건 계약 자체의 존속 여부와 관련된 중재사건에서, 2012. 10. 23. "이 사건 판매협약은 2012. 12. 14. 종료됨을 확인한다"는 판정이 있었다.
당사자 주장
1. 신청인의 주장
이 사건 협약 제15조에 의하면, 이 사건 먹는 샘물과 관련한 제조·유통상의 모든 상표에 대한 권리는 신청인이 소유한다고 되어 있으므로, 피신청인은 이와 관련한 상표 및 서비스표가 신청인의 소유로 등록될 수 있도록 협조하거나, 신청인이 그와 같은 상표 및 서비스표를 소유하는 데 있어 방해가 되는 행위를 하지 않을 의무가 있으므로, 피신청인은 이 사건 상표들을 이전하거나, 말소하여야 한다.
2. 피신청인의 주장
당사자들 사이에서 위 협약 제15조의 대상에서 이들을 제외하기로 한 합의가 전제되어 있으며, 이 사건 상표들은 '마시는 B생수'와 동일유사성이 있거나 이 사건 먹는 샘물과 관련한 상표라고 볼 수 없고, 이 사건 협약 제15조 규정으로부터 이 사건 상표들에 대한 이전등록 내지 말소청구 권원이 발생한다고 볼 수 없다.
중재판정부 판단
이 사건 협약에서의 '관련한'이라는 표현의 의미는, 문리상 상표법에서 말하는 '유사'의 개념보다는 더 포괄적인 것이라고 보아야 할 것이고, 피신청인이 이 상표들을 등록한 경위가 신청인이 공급하는 '마시는 B생수'의 판매를 위한 것이었음은 심리의 전취지에 비추어 이를 인정할 수 있으므로 이 사건 상표들도 신청인의 '마시는 B'와 '관련한' 것이라고 보아야 할 것이다.
신청인이 이 사건 협약 당시 그와 같은 상표의 등록 사실을 알았다고 하더라도, 이를 이 사건 협약에서 명시적으로 배제하지 않은 사정만으로는 이 사건 협약의 명시적 규정에도 불구하고 그에 대한 권리를 포기하는 뜻으로 새길 수는 없으며, 위 거절결정 이후 신청인과 피신청인 사이에 상표권 후속 업무 협의를 수차례 진행한 사실을 보더라도 이 사건 협약에서 이 사건 상표들을 배제하기로 하였다고 보기 어렵다.
이 사건 협약의 체결 경위와 협약의 전체 조항들을 종합하여 위 제15조의 취지를 해석하면, '마시는 B생수'와 관련한 제조, 유통상의 모든 상표에 대한 권리는 신청인의 소유로 하기로 약정을 하였으므로, 최소한 신청인은 이들 상표에 대한 포괄적인 소유권을 가지고 있다고 보아야 할 것이어서, 그 상표권의 실질적 행사를 방해하는 상표들에 대하여는 그 방해의 배제를 구할 권원이 있다고 보아야 하고, 따라서 본 건에서와 같이 피신청인 명의로 그와 같은 상표가 등록되어 있는 경우, 피신청인에 대하여 그 말소를 구할 권원이 있다고 보는 것이 상당하다.
시사점
사례에서 피신청인은 협약을 갱신하는 과정에서 신청인 측이 피신청인의 선등록 상표에 대한 사실을 인지하였음에도 이에 관한 내용을 협약을 갱신하는 과정에서 관련 상표에 대한 소유권 문제를 문안으로 담지 않았기에 이를 문제 삼지 않았다며 맞섰지만, 중재인은 비록 협약을 갱신하는 과정에서 신청인 측이 협약의 내용에서 피신청인의 선등록 상표에 대한 내용을 담지 않았다고 하더라도, 이를 신청인이 문제가 된 상표에 대해 피신청인이 소유하는 것에 대해 문제 삼지 않겠다는 것으로 간주할 수 없으며, 협약에서 명시된 내용에 따라 피신청인이 제조 및 유통 과정에서 사용하는 모든 상표권은 신청인이 소유한다는 포괄적인 내용에 주목하여 신청인이 해당 상표의 말소를 구할 권리가 있다고 결론 내렸습니다. 중재인의 이러한 판시를 통해 이번 사례는 상표권을 포함한 협약 내용에 대한 정확한 해석을 시사하며, 협약에서 정한 상표권 소유권의 실질적 보호를 강조하는 사례로 볼 수 있겠습니다.
이번 사례와 같이 동업자 또는 타 회사에서 자사의 상표를 무단 사용하여 브랜드 사용에 부담을 느끼거나 큰 피해를 보시는 사업자들도 있으실 것입니다. 이러한 경우 조속히 법률대리인을 통해 상표권 침해에 대한 대응도 한 방법일 것이지만, 사업자 간 계약 체결 전 '대한상사중재원의 중재를 통해 분쟁해결'이라는 문구를 삽입한다면, 추후 상표권 관련 분쟁이 발생한 경우에도 단심제인 중재를 통해 법원의 확정판결을 신속히 받아내어 권리 침해를 중단시킬 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.
이와 더불어, 분쟁 관련 상담을 받고 싶지만 비용이 부담되신다면, 대한상사중재원의 분쟁종합지원센터(02-551-2057)로 연락하셔서 무료로 분쟁 해결에 관한 상담 등 조력을 받으시기 바랍니다.