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기술이전 분쟁 중재 사례 (2)
사건 개요
신청인은 과학기술 분야 정부출연기관이고, 피신청인은 이·미용기구를 제조 및 판매하는 개인기업 대표자이다. 신청인은 2005. 1. 17. 피신청인과 신청인이 주관기관으로 수행한 국가연구개발과제의 결과물인 '이온조사에 의한 이용기날의 표면처리방법'(이하 '이 사건 기술')에 관하여 피신청인에게 독점적으로 실시할 권리(전용실시권, 이하 '실시권')를 기술료의 납부 기간(5년) 동안 부여하는 내용의 기술실시계약을 체결하였다.
신청인은 이 사건 실시계약에 따라 피신청인에게 신청인이 특허청에 특허출원하여 등록된 한국, 일본, 독일, 미국의 특허에 관한 기술을 이전하면서 이 사건 기술에 관한 실시권을 부여하였다. 또한 신청인은 이 사건 기술을 적용한 이용기날 이온주입기(이하 '이 사건 장치')의 매뉴얼, 장치 시방서, 특허, 논문 및 관련 기술 자료 등 서류도 함께 제공하였다.
피신청인은 이 사건 실시계약 체결 전인 2004. 11. 1.경 신청인에게 이 사건 기술의 이전을 신청하면서 이 사건 장치도 함께 활용하도록 요청하였고, 신청인은 2005. 2. 14. 피신청인과 이 사건 실시계약에 대한 변경계약을 체결하여, 이 사건 장치를 추가하고, 그 소유권을 신청인에게 유보하고 피신청인에게 이 사건 장치를 인도하여 무상으로 사용할 수 있도록 하였다.
피신청인은 이 사건 실시계약 체결 후 2005. 3. 22.경 신청인에게 선급 기술료 8,208,000원을 지급하였고, 2006. 3. 21.경 신청인에게 이 사건 기술을 적용한 기기의 매출액 발생을 신고하였으며, 2008. 3. 18.경 경상기술료의 일부로 금 7,600,000원을 지급한 이후로는 추가로 기술료를 납부하지 않았다. 피신청인은 신청인 소유의 이 사건 장치를 인도받아 점유하고 있다.
당사자 주장
1. 신청인의 주장
피신청인은 이 사건 기술을 적용한 기기를 이용하여 상당한 규모의 매출과 시장점유율을 가지고 있으므로 피신청인은 이 사건 실시계약 제4조에 따라 매출액 발생일로부터 5년간 연간 최저기술료 합계액에서 기지급 경상기술료 760만 원을 공제한 나머지 금 65,400,000원(=연간 최저기술료 14,600,000원 x 5년 - 7,600,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 위 기술료 지급 의무에 관하여 피신청인은 소멸시효 완성을 주장하나, 피신청인이 기술료 채무를 승인한 바가 있기에 소멸시효가 중단되었다. 피신청인이 기술료의 납부를 지체하고, 이 사건 장치의 사용 허락 기간도 경과하였으므로 신청인에게 이 사건 장치를 반환할 의무도 있다.
2. 피신청인의 주장
이 사건 기술의 실시는 이 사건 장치에 의하여야만 하는데, 이 사건 장치는 기대했던 성능을 갖추지 못하여 이 사건 기술의 실시에 사용될 수 없어 피신청인이 신청인에게 그 개선을 요청하였다. 그러나, 신청인의 협조의무 불이행으로 인하여 피신청인은 이 사건 장치를 사용하지 못하여 실시 자체를 하지 못하였으므로 실시료 지급 의무가 발생하지 않으며, 그럼에도 연간 최저기술료를 청구하는 것은 신의칙에 반한다.
이 사건 기술료 채권은 1년 이내의 단위 기간마다 경상기술료를 지급하는 방식을 채택하였으므로, 민법 제163조 제1호의 정기급여채권에 해당하고, 3년의 단기 소멸시효 기간 또는 5년의 상사시효가 적용되어 시효가 소멸하였으며, 신청인이 주장한 소멸시효 중단 주장과 관련해서는 기술료 지급 채무의 존재 및 액수에 관하여 인식하고서 이를 승인한 적이 없으므로 소멸시효도 중단되지 아니한다.
피신청인이 지출한 비용은 이 사건 장치의 점유 중 발생한 수리비 내지 유익비에 해당하고, 피신청인에게는 이 사건 장치에 관한 유치권이 인정되므로 반환을 거부할 권리가 있고, 피신청인이 지출한 비용의 상환과 동시이행으로 반환할 의사가 있다.
중재판정부 판단
신청인은 이 사건 실시계약에 따라 피신청인에게 이 사건 기술에 관한 실시권을 부여하고, 관련 자료도 제공하였으므로 피신청인은 신청인이 구하는 연간 최저기술료 합계액에서 기지급한 경상기술료 760만 원을 공제한 나머지 금 65,400,000원을 신청인에게 지급할 의무가 있다.
신청인은 2005. 1. 17. 피신청인과 이 사건 실시계약을 체결하면서 향후 5년간 기술료를 지급하되 경상기술료의 계산 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 하며, 그 기술료는 다음 해 2월 말일까지 지급하기로 약정하였으므로 이 사건 실시계약에 따른 기술료 채권은 민법 제163조 제1호의 정기급여채권에 해당한다고 할 것이어서 3년의 단기 소멸시효가 적용된다. 신청인은 이에 대해 피신청인이 기술료 채무를 승인함으로써 소멸시효가 중단되었다고 주장하나, 설령 신청인의 주장을 인정하더라도 피신청인이 마지막으로 채무를 승인한 시점인 2016년 2월부터 중재 신청한 2019년 9월까지 3년이 지났음이 역수상 명백하므로 여전히 이 사건 기술료 채권은 시효로 소멸하였다고 할 것이므로 신청인의 위 주장은 이유가 없다.
이 사건 장치는 피신청인과 이 사건 실시계약에 대한 변경계약을 체결하고 나서 피신청인에게 인도하여 무상으로 사용하게 한 것이므로 이 사건 장치에 대해서는 사용대차에 준하여 통상의 필요비에 해당하는 유지, 보수비용은 피신청인이 부담해야 하고, 피신청인의 유치권은 인정되지 않는다.
시사점
사례에서 중재인은 신청인이 피신청인을 상대로 주장한 대금 지급 청구에 문제가 된 경상기술료의 지급 시기를 면밀히 살핀 후, 경상기술료 계산 기간이 매년 1월 1일부터 12월 31일까지인 1년 이내라는 점에 주목하여 민법 제163조 제1호(이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권) 단기 소멸시효를 적용하여 시효가 도과되었다고 판단을 내렸습니다. 이전 호에서도 공사대금 관련 지급 청구가 문제가 된 사안에서 소멸시효 규정에 대해 언급된 바가 있는데, 이 소멸시효와 관련해서 많은 상인들이 대금 청구 시기의 기산점을 착각하여 정당하게 받을 수 있는 돈도 받지 못하게 되는 아쉬운 사례가 있습니다. 이처럼 권리행사의 제약을 받게 될 수 있는 소멸시효 규정은 소상공인들이 사업 운영에 있어서 꼭 참고하셔야 할 규정이라고 할 수 있겠습니다.
한편, 다음 쟁점인 피신청인이 주장한 유치권 인정 여부와 관련해서 피신청인은 신청인으로부터 이 사건 장치인 이온주입기를 인도받은 후 고장 문제로 이를 보수하며 수리 비용이 지출되었기에, 신청인으로부터 수리 대금을 받을 때까지 장치를 피신청인이 유치하며 그 거부를 거절할 수 있다고 주장하고 있지만, 중재인은 피신청인의 수리 대금 지출이 사용대차에 관한 규정을 준용하여 피신청인이 부담하여야 할 비용으로 판단하며 피신청인의 유치권 주장을 배척하였습니다.
이번 사례와 같이 여러 법적 쟁점이 얽혀 있는 사례의 경우 법원의 소송절차를 진행할 경우 분쟁의 해결까지 경우에 따라 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 대한상사중재원에는 법조계, 산업계, 학계 등의 다양한 분야에서 상당한 실무 경험을 갖춘 전문가가 중재인으로 포진되어 있기에, 중재인의 전문적인 판단을 받음과 동시에 중재제도 특유의 신속성에 따라 조기에 분쟁을 종결시킬 수 있다는 점을 참고해주시면 좋겠습니다.
이와 더불어, 분쟁 관련 상담을 받고 싶지만 비용이 부담되신다면, 대한상사중재원의 분쟁종합지원센터(02-551-2057)로 연락하셔서 무료로 분쟁해결에 관한 상담 등 조력을 받으시기 바랍니다.